Por votação unânime, a 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve decisão de Primeira Instância sobre a adoção de valor mínimo estabelecido em contrato de licenciamento como parâmetro para o arbitramento de lucros cessantes em fase de liquidação de sentença de ação de contrafação marcaria.
O caso versa sobre ação de abstenção de uso de marca e indenização por danos materiais, na qual a empresa infratora foi condenada ao pagamento de lucros cessantes decorrentes da comercialização de mochilas contrafeitas. A sentença relegou a definição do critério para apuração dos lucros cessantes para a fase de liquidação por arbitramento do julgado.
Em fase de liquidação, a Exequente apresentou memória de cálculo com base no valor mínimo do contrato de licenciamento firmado com empresa do mesmo ramo que a empresa infratora para o uso das marcas, com base no artigo 210 da Lei 9.279/96 – Lei de Propriedade Industrial – que dispõe sobre a utilização do critério mais favorável ao prejudicado para apuração dos lucros cessantes.
A Executada apresentou Agravo de Instrumento ao Tribunal de Justiça de São Paulo contestando a decisão de Primeira Instância que acolheu o critério sugerido pela prejudicada, sob a alegação de que o valor adotado no contrato de licenciamento seria mera projeção de vendas.
De acordo com o voto do Relator Desembargador Ricardo Negrão, reputa-se válido o uso do valor mínimo de royalties em contrato de licenciamento como base da indenização por lucros cessantes, utilizando-se o critério de comprovação do pagamento da remuneração a que faria jus o Exequente, caso licenciasse sua marca ao autor da violação, conforme excerto a seguir reproduzido: “a apuração do valor devido a partir da remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem (art. 210, III, Lei n. 9.279/96), a quantidade de produtos efetivamente vendidos é irrelevante, pois indeniza-se ao ofendido pelo uso não autorizado de seus sinais distintivos.”
O entendimento da 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial se mostra relevante ao passo que possibilita a apuração dos lucros cessantes decorrentes de infrações marcarias de forma célere, objetiva e efetiva, contrapondo-se a outras formas de liquidação, como, por exemplo, a vantagem auferida pelo infrator, que não raro, tornam inexequíveis os julgados.