De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), publicado por meio do Informativo 871, de 25 de junho de 2024, “para se reconhecer a imprescritibilidade da ação de nulidade de registro de marca, é necessário demonstrar a notoriedade da marca e haver má-fé do registrador, decorrente do uso indevido, sendo relevante a análise do comportamento das partes para tal definição”, nos termos da Convenção da União de Paris (CUP).
Em regra, prescreve em cinco anos a ação para declarar a nulidade do registro, contados da data da sua concessão, conforme previsto na Lei n. 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial). Assim, aqueles que se sintam prejudicados por registro de marca concedido a terceiro que, por exemplo, imite ou reproduza sua marca, causando confusão ou indevida associação no mercado, poderão buscar a nulidade deste registro judicialmente no prazo de 05 anos. A medida consiste uma ação declaratória de nulidade das decisões do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), que, geralmente e no exemplo acima, é acompanhada de um pedido de abstenção do uso da marca indevidamente registrada.
A situação poderá se alterar, no entanto, de acordo com o STJ, para as marcas notoriamente conhecidas em seu ramo de atividade, independentemente de estarem previamente registradas no Brasil, nas hipóteses em que for concedido registro de marca que as imite ou as reproduza e se evidencie a má-fé do terceiro, titular do registro concedido pelo INPI.
Segundo o STJ, esta imprescritibilidade da ação judicial “comporta a análise do comportamento das partes acerca de tal questão, uma vez que má-fé é dolo, ou seja, vontade de agir, e tem total relação com o comportamento da parte, sendo certo que a má-fé é requisito expressamente previsto no art. 6º, bis, item 3, da CUP, ao dispor que: ‘(3) não será fixado prazo para requerer o cancelamento ou a proibição de uso de marcas registradas ou utilizadas de má fé’”.
No caso em questão, a relação contratual existente entre as partes durante trinta anos foi capaz de afastar a alegação de má-fé no registro de marca em debate, uma vez que “não pode alguém se beneficiar da má-fé da parte contrária, se com esta manteve relação contratual que lhe teria sido anuente e benéfica, justamente pelo lapso temporal em relação ao qual a referida má-fé é alegada para viabilizar a pretensão agora posta em juízo”.
Deve-se ter em mente, que o ordenamento jurídico repudia o comportamento contraditório (venire contra factum próprio), tendo o STJ se posicionado também neste sentido. Referido posicionamento evidencia a relevância do mais adequado ajuste da relação contratual na exploração de marcas, bem como no desenvolvimento de estratégias para a proteção da propriedade intelectual no desenvolvimento das atividades empresariais.
O Informativo de Jurisprudência divulga rotineiramente notas sobre teses de relevância firmadas nos julgamentos do STJ, selecionadas pela repercussão no meio jurídico e pela novidade.
Fonte: STJ
