A titularidade sobre patente de modelo de utilidade concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) não afasta, por si só, a possibilidade de violação da patente do objeto principal que compõe a nova criação. Assim decidiu a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Recurso Especial 2.046.456/SP. Para o exame desta violação, os Ministros entenderam ser necessário analisar se o objeto da patente de invenção está ou não sendo utilizado para a composição do produto apontado como infrator, em que se aplica a melhoria proporcionada pelo modelo de utilidade.
As patentes de invenção conferem direito de exclusividade de exploração sobre “produtos ou processos que atendam aos requisitos de atividade inventiva, novidade e aplicação industrial”1. Sua validade é de 20 anos, contados a partir da data do pedido. Já as patentes de modelo de utilidade, conferem o direito de exclusividade sobre “objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação”2. A validade da patente de modelo de utilidade validade é de 15 anos, contados a partir da data do pedido.
No caso em questão, a ação judicial visava à cessação da comercialização não autorizada um tipo de bloco modular para floreiras verticais, que era objeto de patente de invenção de titularidade dos autores da ação. Com base em laudo pericial, foi reconhecida reconheceu a infração ao direito de propriedade industrial e sendo julgados procedentes os pedidos.
Já em sede de embargos de declaração opostos contra a sentença, a ré informou a concessão, em seu favor, da patente do modelo de utilidade implementado no produto apontado como violador do direito de propriedade dos autores. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), analisando o produto patenteado pelos autores (patente de invenção) e as imagens do modelo de utilidade da ré, concluiu que seria o mesmo objeto; e que, portanto, como o INPI concedeu à ré a patente do modelo de utilidade, a utilização do objeto por ela fabricado não implicaria violação do direito dos autores.
Já no julgamento do Recurso Especial, de a ministra Nancy Andrighi, relatora do caso, observou que “o modelo de utilidade se caracteriza pela introdução de uma nova forma ou disposição em objetos já conhecidos, para criar alguma melhoria funcional”. Logo, segundo a Ministra, é possível que o modelo de utilidade recaia sobre objeto protegido por patente de invenção de terceiros.
Assim, embora o titular da patente de modelo de utilidade detenha o direito de explorar economicamente e com exclusividade a sua criação, não poderá fazê-lo sem a autorização do terceiro, titular da invenção patenteada, que integra o produto sobre o qual foi implementada a melhoria, objeto da patente de modelo de utilidade. De acordo com a Ministra, “ficará caracterizada infração ao direito do titular da invenção toda vez que, sem autorização deste, uma reivindicação constante da carta patente em vigor estiver presente em produto fabricado ou comercializado por terceiro sem autorização”.
Diante da necessidade de se avaliar questões fáticas, como as características do produto apontado como infrator e de interpretação das reivindicações da patente, o que não poderia ser feito pelo STJ (Súmula 7), o processo foi devolvido ao TJSP para novo julgamento.
Fonte: STJ