Em recente decisão, a juíza Márcia Maria Nunes de Barros, da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, deferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, em caráter liminar, suspendendo a decisão proferida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), que indeferiu o pedido de registro n. 901.514.225, para a marca de posição empregada nos sapatos Louboutin.
O pedido de registro da marca em questão, visa proteger uma coloração específica (vermelho Pantone nº 18.1663TP), na posição correspondente à integralidade do solado de um sapato de alto feminino Louboutin, com exceção da área correspondente ao salto.
No Brasil, o registro das marcas de posição passou a ser admitido pelo INPI a partir da edição e publicação da Portaria/INPI/PR n. 37, de 13.09.2021, incorporada pelo Ato Consolidado – Portaria/INPI/PR n. 08, de 17.02.2022.
A ação judicial, registrada sob o n. 5082257-22.2023.4.02.5101, foi proposta pela empresa de origem francesa, titular de todo o portfólio de propriedade intelectual da grife mundialmente conhecida, assinada pelo designer Christian Louboutin.
Em sua decisão, a magistrada ressaltou que “é de conhecimento público que a cor vermelha para solados de sapatos femininos de salto alto vem sendo amplamente utilizada pelo famoso estilista Christian Louboutin como uma forma de identidade visual de seus produtos, sendo assim amplamente reconhecido não só pelo público consumidor de artigos de luxo, como também de todos que tenham interesse no mercado de moda e acessórios ou em direito de marcas, direito da moda (fashion law) e o mundo das celebridades – o que também se comprova pelo acervo probatório já trazido aos autos e por buscas na internet.”
De acordo com o entendimento da juíza da 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro, “não é possível afirmar, por óbvio, que Christian Louboutin tenha sido o primeiro a utilizar a cor vermelha em solados de sapatos, mas é notório que a utilização por ele feita, de forma consistente ao longo de muitos anos, foi um dos fatores que destacou os seus produtos e os converteu em “objetos de desejo”, sinônimo de glamour, luxo, qualidade e elegância, devendo também ser levada em consideração, no caso, a questão da distintividade adquirida ou significação secundária (secondary meaning).”
Sobre a mesma marca, a 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, já havia proferido decisão, em julgamento do Agravo de Instrumento n. 2289673-54.2021.826.0000, entendendo que a marca “Bruno Silvério Shoes” violou o trade dress da empresa francesa, embora a marca de posição ainda não gozasse de registro junto ao INPI, reconhecendo que o consumidor poderia associar o solado vermelho à marca de Christian Louboutin.
No mesmo sentido, a recente decisão proferida na Justiça Federal, apontou a distintividade extrínseca da marca de posição, adquirida em decorrência do “uso efetivo e prolongado da empresa (da sola vermelha) e ao enorme sucesso que alcançou”.
O posicionamento do Poder Judiciário demonstra a importância do tema e a necessidade de avaliação, com cautela, dos atuais e futuros pedidos de registro de marcas de posição, considerando a recente alteração nos procedimentos do INPI, para permitir a apresentação de pedidos de registro de marca de posição, bem como as questões relativas ao mercado e aos atos de concorrência desleal.
