Na última reunião da Comissão de Estudo de Transferência de Tecnologia, foi objeto de discussão uma série de pontos com aspectos jurídicos e entendimentos técnicos elencando melhorias e revisão de pertinência sobre certas burocracias para a averbação de contratos de tal sorte perante o INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial).
Alguns pontos foram considerados como prioritários, tendo como objetivo trazer melhorias ao serviço prestado pelo INPI. São eles:
- Aceite de assinaturas digitais sem certificado ICP-Brasil, dispensando também a necessidade de e-notarização e e-apostila: decidiu-se sobre a viabilidade da admissão de assinaturas digitais com processo de certificação emitido pela ICP-Brasil, bem como a possibilidade de aceitação de outros meios de comprovação da autoria por meio de certificados emitidos por outras entidades. Serão iniciados de imediato os procedimentos para implementação de tal medida.
- Aceitação inequívoca do licenciamento de tecnologia não patenteada, também conhecido como licenciamento de know-how: o parecer da Procuradoria Federal Especializada da autarquia admite a possibilidade de licenciamento de tecnologia não-patenteada.É uma medida que fomenta os contratos dessa natureza firmados entre empresas nacionais e/ou estrangeiras autoras de tecnologias diversas, ampliando oportunidades de comercialização de direitos de propriedade industrial e intelectual trazendo oportunidade de inovação ao respectivo país.
- Remoção da obrigatoriedade de rubrica em todas as páginas: foi decidido que será implementado um campo específico no formulário eletrônico em que o procurador possa se responsabilizar pela veracidade tanto das informações prestadas quanto dos documentos juntados. Enquanto a mudança no formulário não for realizada, será exigida uma declaração do procurador do requerente, anexa à petição em que ele atesta a veracidade das informações e dos documentos apresentados.
- Remoção da obrigatoriedade de inserção de duas testemunhas quando o contrato prevê uma cidade brasileira como local de assinatura: a inserção de duas testemunhas nos contratos privados é facultativa às partes e não uma obrigatoriedade. Ficou decidido pela remoção da exigência da inserção de duas testemunhas nos contratos de tecnologia. Essa medida que será implementada imediatamente.
- Remoção da obrigatoriedade de notarização e apostila/legalização das assinaturas estrangeiras: a remoção será implementada imediatamente nas situações em que envolvem a utilização de assinatura digital. Nos demais casos, permanece a necessidade de apostilamento/legalização consular.
- Remoção da necessidade de apresentação de estatuto, contrato social ou ato constitutivo da pessoa jurídica e última alteração sobre objeto social consolidada e representação legal da pessoa jurídica da empresa cessionária, franqueada ou licenciada, domiciliada ou residente no Brasil: a remoção dessa necessidade será implementada de imediato.
- Além desses pontos, destaca-se mais um e o mais importante: a possibilidade de pagamento de royalties em contratos tendo por objeto pedidos de patentes, de DI e de marcas: em síntese, os pagamentos de royalties são estabelecidos por acordos interpartes e não serão objeto de obstáculo pelo INPI.O pedido de marca possui expectativa de direito integrando o patrimônio do seu titular. O pedido só deixará de fazer parte do patrimônio do autor se ele for arquivado pelo INPI. Se for deferido e concedido, a integração ao patrimônio permanece.Por outro lado, o INPI considera não ser sua competência determinar limites de pagamento entre empresas vinculadas, ou seja, remessa de royalties ao exterior, bem como se pronunciar sem ser demandado pelos órgãos competentes, com relação aos aspectos fiscais e econômicos dos contratos, referindo-se ao valor e prazo.
Ademais, destacamos que a recente entrada em vigor da Lei 14.286/2021 desobriga a averbação, perante o INPI, dos Contratos de Transferência envolvendo propriedade industrial, apenas no que diz respeito ao procedimento de remessa de royalties para o exterior – ou seja, tal registro (averbação) segue sendo necessário para fins de dedutibilidade fiscal.
Ainda, outro impacto importante da referida legislação sobre o tema é a revogação dos dispositivos anteriores que limitavam a remessa dos referidos royalties (em casos envolvendo matriz e subsidiária) ao limite máximo de dedutibilidade fiscal; agora, portanto, tais valores ficam também sendo de discricionaridade das partes, sujeitos aos seus critérios e vontade de contratarem.
Escrito por: Aline Pimenta Passos e Débora Moura de Mattos, advogadas da equipe de Propriedade Intelectual da SiqueiraCastro
