Em setembro de 2021, a Procuradoria Federal Especializada Junto ao INPI, por meio do Procurador Marco Fioravante Villela Di Iulio, emitiu parecer no sentido de revisar um antigo entendimento do INPI, relativo ao momento certo para que um usuário solicite seu direito de prioridade ao registro de marca que já vinha sendo utilizada para identificar produto ou serviço – há pelo menos seis meses – desde que de boa-fé. Tal direito, também conhecido como direito de precedência, está garantido pela Lei de Propriedade Industrial em seu artigo 129, § 1º.
O parecer foi emitido em resposta à consulta encaminhada pela Coordenação-Geral de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade (CGREC), a qual indagou sobre a possibilidade do pedido ser feito em sede de Processo Administrativo de Nulidade (PAN).
Antes, o entendimento da Procuradoria era de que somente era possível alegar direito de precedência até a concessão do registro de marca, por meio da oposição administrativa, no prazo previsto no artigo 158 da Lei nº 9.279/96. Entretanto, após reanálise da questão, o órgão firmou novo posicionamento, admitindo a alegação também em PAN.
Tal revisão de entendimento baseou-se em três argumentos principais:
- O fato de não existir limitação expressa na Lei n. 9.279/96 quanto ao momento de arguição do direito de precedência, à vista do comando contido no § 1º, do artigo 129;
- O artigo 168, da Lei n. 9.279/96, que dispõe sobre o PAN, não limita o conteúdo para fundamentação do requerimento, sendo possível a invocação de quaisquer das causas de nulidade previstas em Lei, causas estas que não estão limitadas ao artigo 124; e
- A invocação do princípio da autotutela “(…) sinaliza no sentido de que, havendo remédio administrativo previsto em Lei (leia-se, o Processo Administrativo de Nulidade – PAN, em conformidade com a LPI), não deveria a Administração Pública aguardar a submissão de eventual vício de legalidade à apreciação por parte do Poder Judiciário, podendo, de pronto, proceder à sua anulação”.
O Procurador conclui afirmando que “(…) a possibilidade de apreciação da arguição do direito de precedência em sede de PAN representa, em última análise, um verdadeiro ato de cooperação entre os entes estatais, evitando que o Poder Judiciário seja chamado a manifestar-se inexoravelmente após a concessão do registro de marca, permitindo que a instância administrativa seja uma opção ao usuário dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data da expedição do certificado de registro, na forma do artigo 169 da LPI”.
O novo entendimento também vai ao encontro do posicionamento mais recente do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema (REsp. nº 1.464.975 e REsp. 1673.450/RJ).
Informe escrito por
Eduardo Ribeiro Augusto
eaugusto@siqueiracastro.com.br
Fernanda Carmagnani Rodrigues
fcarmagnani@siqueiracastro.com.br
